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Protección, gestión y uso de las marcas de vinos y cavas
Pepe Isern
info@jisern.com
J. Isern Patentes y Marcas

En el sector del vino y del cava se usan con frecuencia marcas que hacen referencia al origen geográfico del producto embotellado o, al menos con una descripción geográfica más o menos cierta de un lugar.

Todo ello hace que entren en conflicto intereses de productores, Consejos Reguladores de una Denominaciones de Origen, entidades, asociaciones de productores de una región determinada, ayuntamientos, etc.

Para comprender un poco su funcionamiento, gestión y protección nos debemos referir tanto a la Ley de Marcas, a la Ley de Ordenación Vitivinícola de la Generalitat de Catalunya, la Ley del Vino (pendiente de un recurso de insconstitucinalidad por invadir las competencias de la Generalitat de Catalunya) a la regulación Denominaciones de Origen y sus Consejos, así como a la Ley de Competencia Desleal con carácter general.

En términos habituales debemos distinguir entre las Denominaciones de Origen (DO) las cuales están protegidas por Ley y las indicaciones de procedencia geográfica que no tienen porqué coincidir con una DO ni estar protegidas por una ley especial, a pesar de que en la Ley de Marcas se prohíba, en teoría, su registro.

En cuanto a las DO, éstas sólo podrían ser registradas como marcas por el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen, así como por los productores de la zona con el consentimiento del Consejo Regulador junto con otra denominación de fantasía o distintiva que acompañe a dicha DO.

La Ley de Marcas es clara y prohíbe a terceros registrar las Denominaciones de Origen o nombre que protege dicha DO respecto al producto al que están vinculados y legitima al Consejo Regulador a oponerse a cualquier registro de marca similar de acuerdo con el art. 9.1c) de la Ley de Marcas y el artículo 1.2 del Convenio de la Unión de París (CUP).

La Llei d’Ordenació Vitivinícola en su artículo 7 también pone de manifiesto que el derecho de una DO incluye el derecho a utilizar el nombre en los productos amparados y a prohibir su uso.

Entendemos que, de manera implícita, permite su registro como marca por un tercero no autorizado por el respectivo Consejo Regulador, los cuales son considerados Corporaciones de Derecho Público.

Evidentemente, una DO da derecho también a oponerse a marcas similares a pesar de que ésta no distinga el producto amparado por la DO, y siempre y cuando se pueda intuir un aprovechamiento de la reputación de dicha DO o pueda causarle un grave perjuicio a su imagen y reputación.

No obstante para minimizar los conflictos, despejar dudas, ahorrar costes mayores y evitar que se registre alguna marca similar a una DO lo más prudente es, sin duda alguna, registrar como marca la correspondiente DO.

Tengamos en cuenta que con los derechos de marca en vigor las acciones administrativas, judiciales, policiales y aduaneras son más contundentes y eficaces, pudiendo incluso en este último caso detectar y requisar material ilícitamente etiquetado en las aduanas tanto en tránsito, exportación como importación.

Sin embargo, el caso de más difícil solución a la hora de defender los derechos de una DO se produce en el conflicto entre una marca en vigor registrada con anterioridad a la constitución de una DO.

Ante esta situación, debemos tener en cuenta varios aspectos y soluciones posibles a estudiar dependiendo del caso particular. En primer lugar, nosotros recomendamos empezar con un estudio sobre el uso real de la marca anterior, para que, en el caso de que ésta no se estuviera usando de acuerdo con la Ley de Marcas, proceder a caducarla por falta de uso o, en su caso, negociar una cesión de la marca anterior al Consejo Regulador.

En segundo lugar, cabría la posibilidad de proceder con una acción de nulidad de marca de acuerdo con el art. 51 de la Ley de Marcas. Dicha acción es imprescriptible, y se basaría en que la marca anterior es una marca geográfica, las cuales están prohibidas por dicha ley, excepto, entendemos nosotros, si no hay relación alguna con el producto o servicio distinguido. No obstante, también entendemos que esta acción sería, en términos generales, difícil que prosperase.

En tercer lugar, y dependiendo del caso ante el que nos encontremos, cabría la posibilidad de interponer una acción de caducidad por haber perdido la marca anterior su carácter distintivo o porque su uso por parte del titular de la marca pudiera inducir al público a error respecto a la procedencia geográfica y calidad del producto (art. 5 d y e de la Ley de Marcas).

Finalmente, hay que tener en cuenta que el art. 22 y 23 de la Llei D’Ordenació Vitivinícola también concede a los Consejos Reguladores la suficiente capacidad sancionadora por la utilización de denominaciones falsas que induzcan a error (falta grave) o por falsificación de producto (falta muy grave) correspondiendo en este caso al INCAVI o Departamento competente.

Entendemos que de esta manera podría abrirse una vía para evitar el uso de marcas anteriores que entrasen en conflicto con una DO posterior, si bien tenemos dudas de que el INCAVI o un Consejo Regulador (ahora Corporaciones de Derecho Público) sean los organismos encargados de determinar la eficacia de una marca registrada, así como de imponer sanciones a titulares de marcas legalmente registradas que incluyan la DO en la misma, posibilidad que jurisprudencialmente ha sido ampliamente rechazada debiendo instarse primero la nulidad de marca anterior ya que, en un principio, quien usa su derecho no contraviene el orden jurídico.

Una argucia que usan algunas empresas para poder utilizar una DO o Indicación de Procedencia Geográfica es la de recurrir a deslocalizadores. Esto es, se utilizan expresiones como tipo, a la manera, estilo, imitación, con bodegas en... junto con el verdadero origen del producto. Esta técnica, además de constituir desde nuestro punto de vista un acto de competencia desleal, queda expresamente prohibida en la actual Ley de Marcas (art. 5h), con relación a las marcas destinadas a distinguir vinos o bebidas espirituosas.

Esta prohibición también se incluye en la actual Ley del Vino en el art. 40.2.a), calificándose por dicha Ley como infracción muy grave, así como en la utilización de marcas de un tercero cuando no se tenga derecho. Esta ley, recordemos, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a las denominaciones geográficas que no sean DO se da una mayor flexibilidad, ya que si bien existe la prohibición absoluta de registrar nombres geográficos sin el consentimiento de la autoridad competente, la práctica demuestra que mientras no exista relación alguna con el producto sí que es posible su registro aunque la casuística de la Oficina de Marcas varía caso a caso y nos encontramos con resoluciones diferentes ante casos similares.

A pesar de lo anterior, la Ley de Marcas establece una excepción a la prohibición absoluta del registro de marcas con indicación geográfica, y es que sí que podrán registrarse cuando se traten de marcas colectivas y de garantía.

Por último, en cuanto a las marcas e indicaciones geográficas, deberemos hablar de las indicaciones indirectas a dicho origen como por ejemplo el dibujo del plano de una región, de un vestido típico de un edificio o escultura pública de un país o región, del idioma de una región o país...

La validez de las marcas con dichas indicaciones indirectas a una descripción geográfica dependerá de si resulta o no engañosa para el consumidor.

En fin, como puede comprobarse, el uso de Denominaciones de Origen o nombres geográficos en vinos y productos similares es particularmente conflictivo, debiéndose tener especial cuidado en conocer el alcance de nuestros derechos y el de terceros, con el fin de evitar usos que lesionen nuestros intereses y los de otras bodegas, instituciones y Denominaciones de Origen.

[28.01.04]
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